Novità sulla tutela dei “segreti commerciali”

Lo scorso 14 aprile il Parlamento Europeo ha approvato la (proposta di) direttiva sulla tutela dei segreti commerciali, ora in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea (ultimo step prima della sua entrata in vigore).

• Cosa sono i segreti commerciali?

Con una definizione che, sostanzialmente, ripropone quella del nostro Codice della Proprietà Industriale per il know-how (art. 98 D.Lgs. 30/2005), la Direttiva considera “segreto commerciale” tutte le informazioni che soddisfano tutti i seguenti requisiti:

1. sono segrete nel senso che non sono, nel loro insieme o nella precisa configurazione e combinazione dei loro elementi, generalmente note o facilmente accessibili a persone che normalmente si occupano del tipo di informazioni in questione;
2. hanno valore commerciale in quanto segrete;
3. sono state sottoposte a misure ragionevoli, secondo le circostanze, da parte della persona al cui legittimo controllo sono soggette, a mantenerle segrete.

• Cosa è illecito?

L’acquisizione, l’utilizzo o la divulgazione di un segreto commerciale sono da considerarsi illecite se ottenute senza il consenso del detentore:

• attraverso l’accesso, appropriazione o copia non autorizzata di documenti, oggetti, materiali, sostanze o file elettronici sottoposti al lecito controllo del detentore del segreto commerciale;
• in violazione di un accordo di riservatezza o di altri obblighi contrattuali che impongono limiti all’utilizzo del segreto commerciale;
• attraverso qualsiasi altra condotta che, secondo le circostanze, è considerata contraria a leali pratiche commerciali;
• da un soggetto terzo che sapeva, o avrebbe dovuto sapere in base alle circostanze, che il segreto commerciale era stato ottenuto direttamente o indirettamente da un soggetto che lo utilizzava o lo divulgava illecitamente.

• Cosa è lecito?

La Direttiva non vieta l’utilizzo dei segreti commerciali in assenza del consenso del titolare, purchè ciò avvenga in esercizio della libertà di espressione e di informazione e/o per rivelare una condotta scorretta, un’irregolarità o un’attività illecita.

Vengono considerate altresì lecite l’osservazione, lo studio, lo smontaggio o la prova di un prodotto o di un oggetto messo a disposizione del pubblico o lecitamente in possesso del soggetto che acquisisce le informazioni, il quale è libero da qualsiasi obbligo giuridicamente valido di imporre restrizioni all’acquisizione del segreto commerciale. Ciò conferma che la tutela del segreto commerciale non è una c.d. “tutela da sbarramento”, non proteggendo contro il reverse engineering.

• Quale tutela?

Gli Stati membri dovranno assicurare strumenti tali da prevenire – anche in via provvisoria e cautelare – l’acquisizione, l’utilizzo o la divulgazione illeciti dei segreti commerciali, e da ottenere un risarcimento per tale acquisizione, utilizzo o divulgazione.

I provvedimenti adottabili in sede di merito comprendono: la cessazione o, se del caso, il divieto di utilizzo o di divulgazione del segreto commerciale; il divieto di produzione, offerta, commercializzazione, utilizzazione, importazione, esportazione o immagazzinamento di merci costituenti violazione, e le relative misure correttive (e.g. richiamo dal mercato o distruzione delle merci); la distruzione della totalità o di una parte dei materiali che contengono un segreto commerciale.

Le misure comminate possono essere revocate o dichiarate inefficaci, a richiesta di parte, se le informazioni tutelate hanno perso le caratteristiche per essere considerate “segreti commerciali” per ragioni non imputabili direttamente o indirettamente al convenuto.

Peraltro, la competente autorità giudiziaria può ordinare il pagamento di un indennizzo invece che l’applicazione delle misure sopra elencate, se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni: il soggetto interessato non era a conoscenza – né, secondo le circostanze, avrebbe dovuto essere a conoscenza – del fatto che il segreto commerciale era stato ottenuto illecitamente; l’esecuzione delle misure in questione può arrecare un danno sproporzionato al soggetto interessato; e l’indennizzo alla parte lesa appare ragionevolmente soddisfacente. L’importo dell’indennizzo non supera i diritti dovuti se il soggetto interessato avesse richiesto l’autorizzazione ad utilizzare il segreto commerciale in questione per il periodo di tempo per il quale l’utilizzo del segreto commerciale avrebbe potuto essere vietato.