Con parere depositato il 21 aprile 2016, l’Avvocato Generale dell’Unione Europea, si è espresso in relazione ad una domanda di pronuncia pregiudiziale volta ad identificare la portata ed estensione della previsione di cui all’art. 9 paragrafo 3 del regolamento n. 207/2009 (ora art. 9 ter del Regolamento 2015/2424) secondo cui “il diritto conferito dal marchio comunitario è opponibile ai terzi solo a decorrere dalla data della pubblicazione della registrazione del marchio. Tuttavia, può essere richiesto un equo indennizzo per fatti posteriori alla pubblicazione di una domanda di marchio comunitario che, dopo la pubblicazione della registrazione del marchio, sarebbero vietati in virtù di detto marchio. (…)”.
Il Tribunale ha, dunque, richiesto alla Corte di Giustizia di chiarire i seguenti aspetti:
- se l’art. 9, par. 3 del Regolamento n. 207/2009 debba essere interpretato nel senso che il titolare di un marchio comunitario possa richiedere al terzo solo un equo indennizzo per l’uso di un segno identico al marchio nel periodo compreso tra la pubblicazione della domanda di registrazione e la pubblicazione della registrazione, ma che non sussista un risarcimento per il valore corrente di quanto ottenuto con la contraffazione e per i danni e, nel periodo tra il deposito della domanda e la pubblicazione della registrazione, neanche il diritto ad un equo indennizzo;
- quali genere di spese siano da intendersi ricomprese nel concetto di “equo indennizzo” e se possa essere incluso un risarcimento del danno non patrimoniale patito dal titolare del marchio.
L’Avvocato Generale ha, anzitutto, ribadito che, ai sensi dell’art. 9 paragrafo 3, l’equo indennizzo previsto dall’art. 9, paragrafo 3 del regolamento, si applica solo ai fatti sopravvenuti tra la data di deposito della domanda di marchio e la pubblicazione della stessa e che, pertanto, non possa essere richiesto in applicazione di tale disposizione per fatti anteriori alla pubblicazione della domanda di marchio comunitario.
Secondo l’Avvocato Generale, tale interpretazione nemmeno si porrebbe in contrasto con le previsioni di cui agli artt. 14 paragrafo 1 (applicazione complementare della legislazione nazionale in materia di contraffazione) e di cui all’art. 101 paragrafo 2 (diritto applicabile) del Regolamento, che effettuando un richiamo alle norme nazionali dei singoli Stati, potrebbero indirettamente ammettere un equo indennizzo a partire da un momento diverso da quello previsto dall’art. 9 (i.e. data di deposito).
Infatti, l’art 14 paragrafo 1, oltre a prevedere che le contraffazioni del marchio comunitario sono soggette alle norme nazionali riguardanti la contraffazione del marchio nazionale, prevede anche che gli effetti del marchio sono da determinarsi esclusivamente ai sensi delle disposizioni del Regolamento. Ne deriverebbe che, essendo gli effetti del marchio strettamente connessi e inscindibili dal periodo di protezione dello stesso, anche il periodo di protezione del marchio dovrà essere individuato secondo le indicazioni previste dal Regolamento.
D’altro canto, anche l’art. 101 paragrafo 2 del Regolamento prevede sì una competenza residuale della legge nazionale per le questioni non rientranti nell’ambito di applicazione del Regolamento, ma è bene ricordare che il diritto conferito dal marchio comunitario, compreso il periodo di protezione, è materia disciplinata esclusivamente dal Regolamento, precisamente dall’art. 9 e non rientra, quindi, nell’ambito di applicabilità di cui all’art. 101.
Con riferimento alla seconda questione pregiudiziale sollevata, l’Avvocato Generale ha statuito che l’equo indennizzo deve essere interpretato nel senso che il recupero dei profitti può essere richiesto per fatti posteriori alla pubblicazione della domanda di marchio comunitario che, successivamente alla pubblicazione della registrazione del marchio, risulterebbero vietati in virtù di quest’ultimo.
Nell’analisi effettuata dall’Avvocato Generale, dunque, atteso che il diritto ad un equo indennizzo può essere invocato a seguito alla pubblicazione della registrazione di un marchio comunitario, tale diritto dovrà poter essere esercitato anche in relazione a quei marchi in corso di registrazione. Ciò in quanto la pubblicazione della domanda presuppone che siano già state effettuate le prime verifiche circa l’assenza di impedimenti assoluti alla registrazione. Inoltre, una volta pubblicato, il marchio verrà poi necessariamente registrato e la predetta registrazione a sua volta pubblicata (salva l’esistenza di impedimenti relativi di cui all’art. 8).
Con riferimento, poi, al concetto di “equo indennizzo”, l’Avvocato Generale ha precisato che il termine ”indennizzo” di per sé suggerisce che si debba trattare di una compensazione pecuniaria, escludendo così altre misure o procedure previste per la violazione di diritti di proprietà intellettuale quali ingiunzione, ritiro dal commercio e distruzione di merci contraffatte.
Così, il titolare di una domanda di marchio pubblicato ma non ancora registrato, godrà comunque del diritto ad un “equo indennizzo” di natura molto simile – se pure di portata più ridotta – a quello spettante al titolare di un marchio registrato.
In questo secondo caso, infatti, l’articolo 13 della direttiva 2004/48, oltre a stabilire dei limiti minimi nelle sanzioni che le legislazioni dei singoli stati nazionali devono comminare in caso di violazione di diritti di proprietà intellettuale, effettua anche una rilevante distinzione tra il carattere intenzionale o non intenzionale di tale violazione. Quando la violazione viene considerata intenzionale, infatti, è prevista la “compensazione integrale di ogni danno causato” e ciò, nel parere dell’Avvocato Generale, dovrebbe ricomprendere anche il danno morale.
Cosa diversa avviene, invece, nella previsione dell’art. 9, paragrafo 3 del Regolamento n. 207/2009 dove non viene effettuata alcuna distinzione tra violazione intenzionale o meno. Nel parere dell’Avvocato Generale, quindi, in questo secondo caso andrebbe esclusa la possibilità di ricomprendere nel concetto di “equo indennizzo” anche il danno morale.
