Secondary meaning: Divani&Divani è un marchio forte

La società italiana leader nel settore di divani e poltrone e proprietaria del marchio comunitario “Divani&Divani”, ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Bari la società Divini&Divani (operante nel medesimo settore merceologico), chiedendo al giudice di inibire l’uso di detto marchio che risultava confondibile con il proprio.
La domanda attorea, accolta in primo grado, è stata originariamente rigettata dalla Corte d’Appello di Bari sulla base dei seguenti presupposti: (i) il marchio Divani&Divani è un marchio debole, poichè costituito da una parola di uso comune e descrittiva (con conseguente tutela limitata alla sola ipotesi di imitazione integrale non ravvisabile nel caso di specie) e (ii) l’elevata diffusione commerciale del marchio non è idonea a trasformare quest’ultimo da debole a forte.
La Corte di Cassazione, chiamata a pronunciarsi su tale questione, con sentenza del 2 febbraio 2015 n. 1861 ha rigettato l’appello proposto da Divani&Divani.
La Corte di Cassazione nella pronuncia in esame ha ritenuto, tra l’altro, ritenuto errato il considerare impossibile, per un marchio debole, divenire forte per effetto dell’elevata diffusione commerciale. Tale esclusione, infatti, è in contrasto con il principio del “secondary meaning” secondo cui un segno, originariamente sprovvisto di capacità distintive (per genericità, mera descrittività o mancanza di originalità), acquisti in seguito tali capacità, in conseguenza del consolidarsi del suo uso nel mercato.
Sulla base dei principi suesposti la Corte di Cassazione ha cassato la sentenza impugnata, rinviando il giudizio alla Corte di Appello di Bari, la quale, (re)investita della questione, ha confermato la sentenza di primo grado (e quindi inibito l’uso del marchio “Divini&Divani), affermando che un marchio costituito da un segno concettualmente non distante dal prodotto o servizio che contraddistingue (quale “Divani&Divani”), può diventare “forte” (sulla base del principio del secondary meaning) attraverso una intensa strategia di utilizzazione, accompagnata da massive campagne pubblicitarie e comunicazionali.
Sul presupposto del secondary meaning, quindi, il marchio Divani&Divani inizialmente debole e con scarsa capacità distintiva è divenuto forte in conseguenza di azioni che l’hanno reso riconoscibile e noto al pubblico o, meglio, fortemente distintivo dei prodotti realizzati e commercializzati dalla società titolare del noto marchio.