Nella recente sentenza nella causa C-433/2016, Bayerische Motoren Werke AG vs Acacia S.r.l., la Corte di Giustizia ha esaminato alcune questioni riguardanti la determinazione del giudice competente a conoscere le azioni di non contraffazione che si riferiscono a disegni o modelli comunitari.
In particolare, il giudice di Lussemburgo ha valutato se fossero applicabili a tali fattispecie le norme previste dal Regolamento n. 44/2001, c.d. Regolamento Bruxelles I – ora sostituite dal Regolamento n. 1215/2012, c.d. Regolamento Bruxelles Ibis – e conseguentemente se fosse rilevante e pertinente la giurisprudenza sviluppata dalla CGUE in tema di forum commissi delicti nell’ambito delle azioni negative di contraffazione, con particolar riguardo alla sentenza emessa nel caso Folien Fischer e Fofitec (C-133/11).
Il procedimento che ha dato occasione alla CGUE di esprimersi su tali questioni ha avuto avvio dalla Acacia S.r.l. (ACACIA), azienda italiana che produce e commercializza cerchi in lega per automobili. La ACACIA aveva infatti citato in giudizio avanti il Tribunale di Napoli la Bayerische Motoren Werke AG (BMW) al fine di ottenere una sentenza di accertamento negativo di contraffazione di disegni e modelli comunitari registrati di titolarità della BMW aventi ad oggetto cerchi in lega per ruote di automobili ed altre domande subordinate all’accertamento negativo di tale contraffazione.
Nel procedimento de quo, la BMW eccepiva in via preliminare l’incompetenza dei giudici italiani invocando i criteri di collegamento desumibili dagli artt. 81, 82 e 82.5 del Regolamento n. 6/2002/CE per i disegni e modelli comunitari, nonché dall’art. 2 del Regolamento Bruxelles I, norme che valevano tutte a individuare la competenza esclusiva dei tribunali tedeschi, in quanto la convenuta BMW aveva sede in Germania.
Difatti, in base agli artt. 81 lettera b) e 82 del Regolamento n. 6/2002/CE in tema di disegni e modelli comunitari, sono competenti per le azioni di accertamento negativo della contraffazione i Tribunali dei disegni e modelli comunitari dello Stato Membro in cui il convenuto ha il domicilio o una stabile organizzazione, criterio questo disposto anche in via generale dall’art. 2 del Regolamento Bruxelles I. La regola di competenza del foro dell’attore è prevista, ai sensi dei medesimi articoli riportati, solo nel caso in cui il convenuto non abbia né il domicilio né una stabile organizzazione in uno degli Stati Membri.
La Corte di Cassazione, adita in ricorso preventivo per questioni di giurisdizione, sottoponeva a sua volta alla Corte di Giustizia alcune questioni pregiudiziali tra cui, per quanto qui d’interesse, le seguenti: i) se la mancata previsione, nell’art. 82 del Regolamento n. 6/2002/CE, di fori alternativi a quello del convenuto per le azioni di accertamento negativo della contraffazione implica l’attribuzione di una competenza esclusiva riguardo a tali controversie; ii) se l’orientamento espresso dalla Corte di Giustizia nella causa C-133/44, Folien Fischer e Fofitec, in tema di applicabilità dell’art. 5 punto 3 del Regolamento Bruxelles I, rivesta o meno un carattere generale ed assoluto applicabile ad ogni azione di accertamento negativo della contraffazione (cfr. punto 29 della sentenza in esame).
Con riferimento al primo punto, la Corte di Giustizia ha anzitutto rilevato che l’applicazione di alcune disposizioni del Regolamento Bruxelles I alle fattispecie di cui al Regolamento n. 6/2002/CE è espressamente esclusa in forza dell’art. 79 para. 3 di tale ultimo Regolamento. In particolare in forza di tale esclusione le regole che disciplinano la competenza dei Tribunali dei disegni e modelli comunitari costituiscono norma speciale rispetto al Regolamento Bruxelles I.
A tale proposito, lo stesso art. 82 del Regolamento n. 6/2002/CE, nel prevedere per le azioni di accertamento negativo della contraffazione la competenza del Tribunale dello Stato Membro in cui il convenuto è domiciliato, specifica che sono fatti salvi i casi in cui le parti abbiano convenzionalmente attribuito la competenza per la risoluzione delle controversie relative a un determinato rapporto giuridico ad un diverso Tribunale (art. 23 Regolamento Bruxelles I) oppure in cui il convenuto sia regolarmente comparso dinanzi al diverso Tribunale adito (art. 24 Regolamento Bruxelles I, tale norma per espresso dettato normativo non è applicabile se la comparizione avviene per eccepire l’incompetenza o se esiste un altro giudice esclusivamente competente ai sensi dell’articolo 22 del medesimo Regolamento).
Con riferimento al secondo punto, invece, la Corte di Giustizia ha in primo luogo rilevato che la sentenza nella causa C-133/11, Folien Fischer e Fofitec, non aveva riguardato disegni e modelli comunitari ma un’azione di accertamento negativo di contraffazione di brevetti.
La Corte di Giustizia, in tale sentenza, aveva affermato che l’art. 5 punto 3 del Regolamento Bruxelles I in tema di forum commissi delicti per le azioni di contraffazione è applicabile anche nel caso di un’azione di accertamento negativo, volta a far dichiarare l’assenza di responsabilità da illecito civile doloso o colposo. In particolare, la regola di competenza speciale ivi prevista trova il suo fondamento nel principio di prossimità e di facilità nell’amministrazione dell’istruttoria, in quanto sussiste un collegamento particolarmente stretto tra una data controversia e i giudici del luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto o rischia di avvenire.
Nella sentenza qui in esame nella causa C-433/16, tuttavia, il giudice di Lussemburgo ha concluso che l’orientamento giurisprudenziale espresso nella causa C-133/11, Folien Fischer e Fofitec, non è applicabile al caso di specie alla luce del diverso oggetto della controversia e della regola di esclusione contenuta nell’art. 79 para. 3 del Regolamento n. 6/2002/CE.
In conclusione, la Corte di Giustizia ha ritenuto che l’articolo 82 del Regolamento n. 6/2002/CE deve essere interpretato nel senso che le azioni di accertamento dell’insussistenza di una contraffazione di cui all’articolo 81, lettera b), di tale Regolamento, quando il convenuto ha il proprio domicilio in uno Stato membro dell’Unione Europea, devono essere proposte dinanzi ai Tribunali dei disegni e modelli comunitari di tale Stato membro, a meno che vi sia proroga di competenza ai sensi dell’articolo 23 o dell’articolo 24 del Regolamento Bruxelles I, e salvo i casi di litispendenza e connessione previsti dai suddetti Regolamenti.
Inoltre e di conseguenza, la regola di competenza prevista dall’articolo 5, punto 3, del Regolamento Bruxelles I non è applicabile alle azioni di accertamento dell’insussistenza di una contraffazione di cui all’articolo 81, lettera b), del Regolamento n. 6/2002/CE e così la giurisprudenza della Corte di Giustizia che ha interpretato tale norma.
